Marcas, nombres, sabores…¿Qué se puede registrar con las leyes de protección intelectual e industrial?

Saber qué se puede copiar y qué no, donde está la frontera entre una adaptación de un producto y el plagio o la falsificación a menudo no es tarea fácil. Y esto provoca múltiples denuncias y situaciones cuanto menos comprometidas por motivos de protección. Vamos a poner un poco de luz en la materia.

Protección intelectual e industrial

¿Cuándo se puede hablar de inspiración y cuándo de plagio? ¿Dónde está la frontera entre lo que es la adaptación lícita y lo que se convierte en una copia fraudulenta? La casuística empresarial está llena de ejemplos de denuncias, unas veces reales y otras no tanto. Los límites entre lo que se puede y no se puede hacer en materia de propiedad intelectual/industrial no siempre están muy claros. 

Para empezar, no está de más recordar, como apunta Unai Olabarrieta, abogado de De Iure Asesores, “la importancia que tienen estos derechos inmateriales y el escaso valor que le dan las pymes. Los balances y cuentas de resultados de las empresas sólo recogen los gastos que comporta la generación de estos derechos, pero no son conscientes de que una marca puede llegar a ser la principal fuente de generación de ingresos de una empresa.” Así que, como primer paso, no estaría de más que hicieses tu plan de propiedad intelectual e industrial a la par que haces tu plan de negocio. 

¿Qué protege la ley?

En España existe una distinción entre la Propiedad Intelectual (que como explica Leovigildo Hoces, profesor de EAE, “protege las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible actualmente conocido o que se invente en el futuro y que están reguladas en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1.996”) y la Propiedad Industrial (que,como explica Guillermo Jehring, de Abogados Cajigas y Asociados, “viene regulada a través de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y se centra en la protección de la actividad innovadora en productos y servicios de carácter mercantil”). Una diferenciación que no existe en el ordenamiento internacional, donde ambos derechos se recogen bajo el epígrafe global de Propiedad Intelectual. Independientemente de si se inscriben juntos o separados, ¿qué protegen? 

Las creaciones originales. La Ley de Propiedad Intelectual protege las creaciones originales literarias, artísticas o científicas. A todos los efectos sería el llamado Derecho de Autor. Aunque la protección como obra intelectual es automática y no precisa de ningún registro, es recomendable, como Irene de Teresa Lumbreras, abogada de Elzaburu, “proceder con su depósito notarial o inscripción en el Registro de Propiedad intelectual para hacer constar la obra sobre la que recae el derecho de autor, su autor o autores y el momento de su creación” de cara fundamentalmente a un litigio entre empresas. A nivel empresarial es importante matizar que no se pueden proteger las ideas ni los modelos de negocio, sino las formas de expresión concretas. El límite temporal de la protección en Propiedad Intelectual alcanza los 60 años después de la muerte del autor. 

Diseños industriales. Deben ser novedosos y singulares. Su protección es de 25 años, pero se puede llegar a anular su derecho de utilidad si no lo usas durante un tiempo. 

Marcas y nombres comerciales. La marca es territorial, de manera que la protección en España no garantiza la protección en otros países ni siquiera en la UE. Aunque es el apartado con la menor protección temporal, diez años, en la práctica es la más extensa puesto que puede renovarse indefinidamente. 

Patentes y modelos de utilidad. Para poder registrar una innovación, ésta tiene que ser realmente novedosa y con aplicación industrial. A menudo los inventores publican resultados antes de patentar, lo que les invalida las patentes. Según Hoces, “una invención podrá ser un producto (sustancia o composición), un aparato (dispositivo o sistema), un procedimiento (método) o un uso (aplicación). Pero no son patentables los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obras científicas, los planes, reglas y métodos para juegos, para realizar actividades, intelectuales o para actividades económicos-comerciales, los programas de ordenador”. Límite temporal: 20 años, no renovables. 

¿Qué se puede proteger y qué no?

Según Luis Gosálbez, managing director de Metricson, hay muchas formas de proteger la innovación y de generar barreras frente a los competidores: “Con una estrategia adecuada, casi todo es protegible”. Pero hay excepciones. 

Olores y sabores. Resulta muy difícil proteger algunas características diferenciadoras como el olor o el sabor. Hace un tiempo, una compañía de pelotas de tenis con olor a césped consiguió registrarlas porque los tribunales consideraron que era un olor universal. Pero los perfumes, por ejemplo, no son registrables. Más restrictivo es el tema de los sabores. Según Cristina Velasco Vega, abogada de Elzaburu, “no existe ninguna tecnología que permita presentar estas marcas en el registro de forma precisa, inteligible, objetiva y duradera”. 

Sonidos y colores. Lo tienen algo más fácil. Se han dado casos de registro de marcas sonoras, como en el caso de Avon, o de colores, como el lila de Milka, o el amarillo de los Post-it. 

Signos, símbolos, embalajes. Según Jehring, “pueden registrarse como marca todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y puedan ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”. 

Figuras, signos o palabras comunes. Hay otros límites marcados por ley. No se puede registrar marcas o diseños contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres; los que inducen a confusión en materia de denominación de origen; los que carezcan de carácter distintivo; los que se compongan de signos o indicaciones que puedan aludir a términos comunes del sector/mercado en cuestión o que se hayan convertido en habituales del lenguaje… Estas excepciones, por ejemplo, pueden permitir que un diseño tridimensional registrado como marca pueda ser considerado como una figura habitual dentro del sector y plantear en ese caso dudas sobre la protección real que pueda tener”. 

¿Qué se puede imitar y qué no?

Para Mario Sol Muntañola, director del Master de Propiedad Intelectual en la escuela de negocios Esade, paradójicamente “estas leyes lo que buscan precisamente es que la gente copie, fomentar la creatividad a través de la inspiración en conocimientos anteriores. En otras palabras, se puede copiar todo menos lo que está protegido temporalmente”. 

Grado de aproximación/confusión. Es el requisito que establece el límite fundamental entre lo que se puede imitar y lo que no: si una persona media puede confundir dos productos o diseños ya nos estamos acercando demasiado al límite de lo copiable. Es el caso, por ejemplo, de la demanda de Mr. Wonderful frente a DCasa, en el que la compañía catalana denunciaba similitud en los formatos, en los mensajes y en los soportes que podían inducir a confusión al consumidor. Hay aproximaciones en las que se aprecia claramente la broma o la parodia y ahí no suele haber conflicto. Donde sí lo hay es en aquellos casos en los que, aun no pareciéndose tanto, buscan confundir. Es decir, la intención es muy importante. 

Y ¿qué pasa con el software, hardware, algoritmos…?

Aunque hemos puesto el foco en los diseños, productos o marcas, en los tiempos actuales no podemos obviar la propiedad de elementos de tipo tecnológico. 

Hardware. Es el único que está protegido por la Ley de Propiedad Industrial a través de las patentes y los modelos de utilidad. 

Software. “El software sólo es patentable cuando se integra dentro del hardware o de una máquina”, explica Gosálbez. Según Guillermo Jehring: “la Ley reconoce el programa de ordenador/software como toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. Y extiende dicha protección a la documentación preparatoria, técnica y manuales de uso del programa, así como a versiones sucesivas y programas derivados”. 

Algoritmos. No son patentables ni registrables, aunque, como recuerdan desde Elzaburu, “podrían ser susceptibles de protección por derechos de autor si se expresan por escrito como signos y diagramas o, indirectamente, a través de los programas de ordenador a los que sirven como base”. No obstante, puede sernos de utilidad la Ley de Secretos Empresariales 1/2019, que puede considerar al algoritmo como un secreto empresarial. 

Algunas polémicas destacadas

Yatecomeré vs YaTeKomo : La UE acepta la demanda de nulidad presentada por la empresa gallega Yatecomeré contra la marca YaTeKomo por identidad de marca. 

Mc Donalds vs Supermac’s : El gigante McDonald’s pierde frente a la pequeña Supermac’s el derecho a usar el nombre BigMac en la Unión Europea por registro abusivo de dominios y marcas.

DC Comics vs Valencia CF : DC Comics, propietaria de la marca Batman, denuncia el logo elegido por el Valencia CF para celebrar su centenario. El logo, un murciélago, es utilizado por el club ché desde 1921. 

Mr. Wonderful vs DCasa : Mr. Wonderful demanda a DCasa por actos de imitación desleal, por considerar que el estilo de los diseños y las frases son similares y pueden inducir a confusión. 

Pazo de Vilane vs Corral de Monegros: Pazo de Vilane gana la demanda interpuesta a Corral de Monegros (Flumenalli SL) en mayo 2019 por conductas de competencia desleal, por entender que el embalaje en el que comercializa los huevos es similar al suyo e induce a confusión. 

Haribo Ghb vs Ositos & Co: El gigante alemán Haribo Ghb presenta demanda contra la startup vasca Ositos&Co por competencia desleal y usurpación de marca, por considerar que los ositos de gominola rellenos de alcohol de los españoles puede inducir a confusión. 

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